Udskilte ansøgninger under Den Europæiske Patentkonvention

betingelserne for indgivelse af udskilte ansøgninger vedrørende den frist, der skal opfyldes, er imidlertid blevet ændret flere gange siden ikrafttrædelsen af Den Europæiske Patentkonvention i 1970 ‘ erne og ændret igen den 1.April 2010. Det, der imidlertid ikke er blevet ændret, er, at en udskilningsansøgning på ingen måde kan indgives efter tildeling af et europæisk patent, dvs.baseret på et europæisk patent. En udskilningsansøgning kan kun indgives på grundlag af en verserende europæisk patentansøgning, forudsat at bestemmelserne i artikel 36, stk.1, EPC er opfyldt.

Situation før 1.April 2010redit

før 1. April 2010 var det kun nødvendigt, at forældreansøgningen verserede på det tidspunkt, hvor divisionsansøgningen blev indgivet. En udskilning af en europæisk patentansøgning kunne indgives for enhver verserende ansøgning indtil dagen forud for angivelsen af tildelingen af det europæiske patent, men ikke medregnet datoen for tildelingen.

regler, der finder anvendelse mellem den 1.April 2010 og den 31. marts 2014redit

fra den 1. April 2010

“udskilte ansøgninger på ansøgerens eget initiativ (såkaldte frivillige udskilte ansøgninger) skal indgives inden for en periode på to år fra den første meddelelse fra EPO-undersøgelsesafdelingen vedrørende moderselskabet (dvs. den foregående) eller en endnu tidligere (i tilfælde af en “kæde” af ansøgninger) ansøgning.”

forretningsordenens artikel 36, stk. 1, er blevet ændret til følgende ordlyd:

“(1) ansøgeren kan indgive en udskilningsansøgning vedrørende enhver verserende tidligere europæisk patentansøgning, forudsat at: A) den udskilte ansøgning indgives inden udløbet af en frist på fireogtyve måneder fra den undersøgende afdelings første meddelelse vedrørende den tidligste ansøgning, for hvilken der er udstedt en meddelelse, eller b) den udskilte ansøgning indgives inden udløbet af en frist på fireogtyve måneder fra enhver meddelelse, hvor den undersøgende afdeling har gjort indsigelse mod, at den tidligere ansøgning ikke opfylder kravene i artikel 82, forudsat at den for første gang rejste denne specifikke indsigelse.”

ny artikel 36, stk.1, litra a), indførte en frist for frivillig deling af moderansøgningen, mens artikel 36, stk. 1, litra b), indeholder en frist for obligatorisk opdeling af moderansøgningen i tilfælde af manglende enhed i henhold til artikel 82 EPC. “Obligatorisk” betyder i den forstand, at for at dække hver af de ikke-enhedsmæssige opfindelser (dvs.de opfindelser, der er ikke-enhedsmæssige i forhold til opfindelsen, som vil blive genstand for moderansøgningen), skal der indgives en eller flere opdelte ansøgninger. Hvis ansøgeren imidlertid beslutter ikke at søge patentbeskyttelse for de ikke-enhedsmæssige opfindelser, skal der ikke indgives divisionsansøgninger.

i en afgørelse af 26.oktober 2010 præciserede eller præciserede Administrationsrådet yderligere, at “Undersøgelsesafdelingens første meddelelse”, jf. artikel 36, stk. 1, litra a), EPC, skulle være en meddelelse i henhold til artikel 94, stk. 3, EPC, og artikel 71, stk. 1 og 2, EPC, eller artikel 71, stk. 3, EPC.

nye regler siden 1.April 2014rediger

i oktober 2013 ændrede Administrationsrådet for Den Europæiske Patentorganisation igen regler 36, 38 og 135 i Gennemførelsesforordningerne, som definerer fristerne for indgivelse af udskilte ansøgninger i Europa. De nye regler gælder for udskilte ansøgninger indgivet den 1. April 2014 eller senere. I henhold til de nye regler er indgivelse af opdelte Patentansøgninger igen mulig, så længe den tidligere patentansøgning afventer.

der skal dog betales et ekstra gebyr “i tilfælde af en udskilningsansøgning indgivet for enhver tidligere ansøgning, der i sig selv er en udskilningsansøgning”. Med andre ord blev der indført et ekstra gebyr for indgivelse af divisionsansøgninger fra anden eller yderligere generation. Størrelsen af de ekstra gebyrer blev annonceret i December 2013. Formålet med tillægsgebyret er “at modvirke indgivelse af lange sekvenser af opdelte ansøgninger” for også at modvirke “forlængelse af pendentperioder”. EPO ‘s” anvendelse af udskilte ansøgninger som et redskab til at forlænge afhængigheden af genstand før EPO “er blevet betragtet som”skadelig for retssikkerheden for tredjeparter såvel som for patentmyndighedens arbejdsbyrde”.

Betydning af “afventer tidligere europæisk ansøgning”Rediger

som nævnt ovenfor kan en divisionsansøgning kun indgives baseret på en verserende europæisk patentansøgning. Flere Klagenævnsafgørelser har behandlet betydningen af en ” verserende tidligere europæisk ansøgning “(forretningsordenens artikel 36, stk. 1: “Ansøgeren kan indgive en udskilningsansøgning vedrørende enhver verserende tidligere europæisk patentansøgning, forudsat at …”). Dette er faktisk ikke defineret i EPC.

i Appelkammerets afgørelse J 18/09 blev det fastslået, at en udskilningsansøgning ikke kan indgives gyldigt på grundlag af en PCT-ansøgning før indtræden i den europæiske regionale fase, som senere bekræftet i Det Udvidede Appelkammers afgørelse G1/09. Med andre ord:”en euro-PCT-ansøgning, der ikke er trådt ind i Den Europæiske fase, er ikke en verserende tidligere europæisk ansøgning i henhold til artikel 36, stk.1, PCT”. Dette står i kontrast til situationen i USA, som beskrevet i US Manual of Patent Investigation Procedure (MPEP).

i afgørelse G 1/09 fastslog Det Udvidede Appelkammer, at

“i tilfælde, hvor der ikke er indgivet nogen appel, verserer en europæisk patentansøgning, der er blevet afslået ved en afgørelse truffet af undersøgelsesafdelingen, derefter stadig i henhold til artikel 25 EPC 1973 (artikel 36, stk.1, EPC) indtil udløbet af fristen for indgivelse af en klageadgang.”

i afgørelse j 4/11 fastslog appelkammeret, at

“en ansøgning, der anses for trukket tilbage på grund af manglende betaling af et fornyelsesgebyr, ikke verserer som omhandlet i artikel 25, stk.1, EPC 1973 i perioden for indgivelse af en anmodning om genoprettelse af rettigheder i henhold til artikel 122 EPC 1973 i forbindelse med en sådan manglende betaling eller i den periode, hvorefter en sådan ansøgning indgives i tilfælde af afslag på en sådan anmodning.”