Demandes divisionnaires au titre de la Convention sur le Brevet Européen

Les conditions de dépôt des demandes divisionnaires en ce qui concerne le délai à respecter ont toutefois été modifiées à plusieurs reprises depuis l’entrée en vigueur de la Convention sur le brevet européen dans les années 1970, puis modifiées à nouveau le 1er avril 2010. Ce qui n’a cependant pas été modifié, c’est qu’une demande divisionnaire ne peut en aucun cas être déposée après la délivrance d’un brevet européen, c’est-à-dire sur la base d’un brevet européen. Une demande divisionnaire ne peut être déposée que sur la base d’une demande de brevet européen en instance, à condition que les dispositions de la règle 36(1) CBE soient respectées.

Situation antérieure au 1er avril 2010modifier

Avant le 1er avril 2010, il était seulement nécessaire que la demande initiale soit en instance au moment du dépôt de la demande divisionnaire. Une demande divisionnaire d’une demande de brevet européen peut être déposée pour toute demande en instance jusqu’à la veille de la mention de délivrance du brevet européen, à l’exclusion de la date de délivrance.

Règles applicables entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2014Modifier

À compter du 1er avril 2010,

“Les demandes divisionnaires de la propre initiative du déposant (dites demandes divisionnaires volontaires) devront être déposées dans un délai de deux ans à compter de la première communication de la division d’examen de l’OEB à l’égard de la société mère (c’est-à-dire la précédente) ou d’une demande encore antérieure (en cas de “chaîne” de demandes) demande.”

La règle 36(1) CBE a été modifiée comme suit:

“(1) Le déposant peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure en instance, à condition que:: a) la demande divisionnaire est déposée avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la première communication de la Division d’examen pour la demande la plus ancienne pour laquelle une communication a été émise, ou b) la demande divisionnaire est déposée avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre mois à compter de toute communication dans laquelle la Division d’examen a objecté que la demande antérieure ne satisfait pas aux exigences de l’article 82, à condition qu’elle soulève cette objection spécifique pour la première fois.”

La nouvelle règle 36(1)a) a introduit un délai pour la division volontaire de la demande mère, tandis que la règle 36(1)b) prévoit un délai pour la division obligatoire de la demande mère en cas d’absence d’unité en vertu de l’article 82 CBE. “Obligatoire” en ce sens signifie que, pour couvrir chacune des inventions non unitaires (c’est-à-dire les inventions qui ne sont pas unitaires par rapport à l’invention qui fera l’objet de la demande initiale), une ou plusieurs demandes divisionnaires doivent être déposées. Toutefois, si le déposant décide de ne pas demander la protection par brevet pour les inventions non unitaires, aucune demande divisionnaire n’a besoin d’être déposée.

Dans une décision du 26 octobre 2010, le Conseil d’administration a précisé ou précisé que “la première communication de la Division d’examen” visée à la Règle 36(1)a) CBE devait être une communication au sens de l’article 94(3) CBE et de la règle 71(1) et (2) CBE ou de la règle 71(3) CBE.

Nouvelles règles depuis le 1er avril 2014Modifier

En octobre 2013, le Conseil d’administration de l’Organisation Européenne des brevets a de nouveau modifié les Règles 36, 38 et 135 du Règlement d’exécution, qui définissent les délais de dépôt des demandes divisionnaires en Europe. Les nouvelles règles s’appliquent aux demandes divisionnaires déposées à compter du 1er avril 2014. Selon les nouvelles règles, le dépôt de demandes de brevet divisionnaires est à nouveau possible tant que la demande de brevet antérieure est en instance.

Une taxe supplémentaire est toutefois due ” dans le cas d’une demande divisionnaire déposée à l’égard d’une demande antérieure qui est elle-même une demande divisionnaire”. En d’autres termes, une taxe supplémentaire pour le dépôt de demandes divisionnaires de la deuxième génération ou de toute génération ultérieure a été introduite. Le montant des frais supplémentaires a été annoncé en décembre 2013. L’objectif de la taxe supplémentaire est de “décourager le dépôt de longues séquences de demandes divisionnaires”, de manière à décourager également “la prolongation des périodes pendantes”. L’OEB a considéré que “l’utilisation des demandes divisionnaires comme un outil permettant de prolonger la pendance de l’objet devant l’OEB” était “préjudiciable à la sécurité juridique pour les tiers ainsi qu’à la charge de travail des offices des brevets”.

Signification de “demande européenne antérieure en instance” Modifier

Comme mentionné ci-dessus, une demande divisionnaire ne peut être déposée que sur la base d’une demande de brevet européen en instance. Plusieurs décisions de la Chambre de recours ont traité de la signification d’une “demande européenne antérieure en instance” (règle 36(1) CBE: “Le déposant peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure en instance, à condition que…”). Cela n’est en effet pas défini dans la CBE.

Dans la décision J 18/09 de la Chambre de recours, il a été jugé qu’une demande divisionnaire ne peut pas être valablement déposée sur la base d’une demande selon le PCT avant l’entrée dans la phase régionale européenne, comme l’a confirmé ultérieurement la décision G1/09 de la Grande Chambre de recours. En d’autres termes, “une demande Euro-PCT n’étant pas entrée dans la phase européenne n’est pas une demande européenne antérieure en instance au sens de la règle 36.1) PCT”. Cela contraste avec la situation aux États-Unis, telle qu’énoncée dans le Manuel américain de procédure d’examen des brevets (MPEP).

Dans la décision G 1/09, la Grande Chambre de recours a estimé que

“En l’absence de recours, une demande de brevet européen qui a été rejetée par une décision de la Division d’examen est par la suite toujours pendante au sens de la règle 25 CBE 1973 (règle 36(1) CBE) jusqu’à l’expiration du délai de dépôt d’un recours.”

Dans la décision J 4/11, la Chambre de recours juridique a estimé que

“Une demande réputée retirée pour non-paiement d’une taxe annuelle n’est pas pendante au sens de la règle 25(1) CBE 1973 dans le délai de dépôt d’une requête en restitutio in integrum en vertu de l’article 122 CBE 1973 à l’égard de ce non-paiement ou dans le délai après lequel une telle demande est déposée en cas de rejet de cette requête.”