Zgłoszenia wydzielone w ramach europejskiej Konwencji patentowej

od czasu wejścia w życie Europejskiej Konwencji patentowej w latach 70.warunki składania zgłoszeń wydzielonych dotyczące terminu, który ma zostać spełniony, były jednak kilkakrotnie zmieniane i ponownie zmieniane w dniu 1 kwietnia 2010 r. Nie zmieniono jednak faktu, że zgłoszenie wydzielone w żadnym wypadku nie może być złożone po przyznaniu patentu europejskiego, tj. w oparciu o patent europejski. Zgłoszenie wydzielone może być złożone wyłącznie w oparciu o rozpatrywane Europejskie zgłoszenie patentowe, pod warunkiem że spełnione są przepisy zasady 36 ust. 1 europejskiej legitymacji patentowej.

sytuacja sprzed 1 kwietnia 2010 r.

przed 1 kwietnia 2010 r.wymagane było tylko, aby wniosek rodzica był rozpatrywany w momencie składania wniosku. Do dnia poprzedzającego wzmiankę o przyznaniu patentu europejskiego można złożyć odrębne zgłoszenie Europejskiego zgłoszenia patentowego, nie licząc daty przyznania patentu europejskiego.

zasady obowiązujące w okresie od 1 kwietnia 2010 r.do 31 marca 2014 r .edit

od 1 kwietnia 2010 r.,

“wnioski wydzielone z inicjatywy własnej wnioskodawcy (tzw. dobrowolne zgłoszenia wydzielone) będą musiały być złożone w terminie dwóch lat od pierwszego zawiadomienia Wydziału rozpatrującego EPO w odniesieniu do podmiotu dominującego (tj. poprzedniego) lub jeszcze wcześniejszego (w przypadku “łańcucha” wniosków) wniosku.”

art. 36 ust. 1 EPC otrzymuje brzmienie::

” 1) wnioskodawca może złożyć wniosek o udzielenie patentu europejskiego, o ile: a) wydzielony wniosek zostaje złożony przed upływem terminu dwudziestu czterech miesięcy od pierwszego zawiadomienia Wydziału rozpatrującego w odniesieniu do najwcześniejszego wniosku, w odniesieniu do którego wydano zawiadomienie, lub b) wydzielony wniosek zostaje złożony przed upływem terminu dwudziestu czterech miesięcy od każdego zawiadomienia, w którym Wydział rozpatrujący wniósł sprzeciw, że wcześniejszy wniosek nie spełnia wymogów art. 82, pod warunkiem że wniósł ten szczególny sprzeciw po raz pierwszy.”

nowy przepis 36 ust. 1 lit.a) wprowadził termin dobrowolnego podziału wniosku rodzica, natomiast przepis 36 ust. 1 lit. b) przewiduje termin obowiązkowego podziału wniosku rodzica w przypadku braku jedności na mocy art. 82 EPC. “Obowiązkowe” w tym sensie oznacza, że aby objąć każdy z wynalazków niejednolitych (tj. wynalazki, które nie są unitarne w stosunku do wynalazku, który będzie przedmiotem zgłoszenia macierzystego), należy złożyć jedno lub więcej zgłoszeń wydzielonych. Jeżeli jednak wnioskodawca zdecyduje się nie ubiegać się o ochronę patentową wynalazków nieudzielonych, nie trzeba składać żadnych wydzielonych zgłoszeń.

w decyzji z dnia 26 października 2010 r.Rada Administracyjna doprecyzowała lub doprecyzowała, że “pierwszy komunikat Wydziału badającego”, o którym mowa w zasadzie 36 ust. 1 lit. a) EPC, musi być Komunikatem na mocy art. 94 ust. 3 EPC oraz art. 71 ust. 1 i 2 EPC lub art. 71 ust. 3 EPC.

nowe przepisy od 1 kwietnia 2014edytuj

w październiku 2013 r.Rada Administracyjna Europejskiej Organizacji Patentowej ponownie zmieniła przepisy 36, 38 i 135 rozporządzeń wykonawczych, które określają terminy składania zgłoszeń wydzielonych w Europie. Nowe zasady mają zastosowanie do zgłoszeń oddziałów złożonych w dniu 1 kwietnia 2014 r.lub po tej dacie. Zgodnie z nowymi przepisami, składanie wydzielonych zgłoszeń patentowych jest ponownie możliwe, o ile wcześniejsze zgłoszenie patentowe jest w toku.

pobierana jest jednak dodatkowa opłata “w przypadku zgłoszenia wydzielonego w odniesieniu do wcześniejszego zgłoszenia, które samo w sobie jest zgłoszeniem wydzielonym”. Innymi słowy wprowadzono dodatkową opłatę za składanie wniosków wydzielonych drugiej lub kolejnej generacji. Wysokość dodatkowych opłat została ogłoszona w grudniu 2013 roku. Opłata dodatkowa ma na celu “zniechęcenie do składania długich sekwencji zgłoszeń wydzielonych”, a także zniechęcenie do”przedłużania okresów pendency”. “Wykorzystanie wydzielonych aplikacji jako narzędzia wydłużania czasu trwania przedmiotu przed EPO “zostało uznane przez EPO za”szkodliwe dla pewności prawnej dla osób trzecich, a także dla obciążeń Urzędu Patentowego”.

Znaczenie “oczekujące na wcześniejsze zgłoszenie Europejskie” Edytuj

jak wspomniano powyżej, zgłoszenie wydzielone może być złożone wyłącznie na podstawie oczekującego Europejskiego zgłoszenia patentowego. Kilka decyzji Komisji Odwoławczej dotyczyło znaczenia “wcześniejszego wniosku Europejskiego w toku” (art. 36 ust. 1 EPC: “Wnioskodawca może złożyć wydzielony wniosek dotyczący każdego zgłoszonego wcześniej Europejskiego zgłoszenia patentowego, pod warunkiem że …”). W rzeczywistości nie zostało to zdefiniowane w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

w decyzji Komisji Odwoławczej J 18/09 stwierdzono, że wniosek wydzielony nie może być prawidłowo złożony na podstawie wniosku PCT przed przystąpieniem do europejskiej fazy regionalnej, co zostało później potwierdzone w decyzji Rozszerzonej Komisji Odwoławczej G1/09. Innymi słowy, “wniosek dotyczący Euro-PCT, który nie wszedł w fazę Europejską, nie jest wcześniej rozpatrywanym wnioskiem Europejskim w rozumieniu art. 36 ust. 1 PCT”. Kontrastuje to z sytuacją w Stanach Zjednoczonych, jak określono w amerykańskim podręczniku procedury badania patentu (MPEP).

w decyzji G 1/09 powiększona Izba Odwoławcza stwierdziła, że

” w przypadku braku odwołania Europejskie zgłoszenie patentowe, które zostało odrzucone decyzją Wydziału rozpatrującego, jest nadal rozpatrywane w rozumieniu Zasady 25 EPC 1973 (zasada 36 ust. 1 EPC) do upływu terminu na wniesienie odwołania.”

w decyzji J 4/11 sądowa Izba Odwoławcza orzekła, że

” wniosek, który został uznany za wycofany z powodu nieuiszczenia opłaty za przedłużenie, nie jest rozpatrywany w rozumieniu Zasady 25 ust. 1 EPC 1973 w terminie do złożenia wniosku o przywrócenie praw na mocy art. 122 EPC 1973 w odniesieniu do takiego nieuiszczenia lub w terminie, po którym taki wniosek został złożony w przypadku odrzucenia takiego wniosku.”