Qu’est-ce que l’utilisation des marques dans le commerce?

À quoi sert le commerce?

Pour établir des droits de marque aux États-Unis, un propriétaire de marque doit généralement être le premier à utiliser une marque dans le commerce sur des produits ou des services particuliers. Il existe quelques exceptions à cette règle générale, par exemple lorsque le demandeur possède un enregistrement étranger ou dépose une demande d’intention d’utilisation. Dans une demande de protection fédérale de marque, l’USPTO demandera la date à laquelle la marque a été utilisée pour la première fois n’importe où et la date à laquelle la marque a été utilisée pour la première fois dans le commerce, qui ne peut être antérieure à la date n’importe où.

Qu’est-ce que le commerce ?

Les règles d’examen des marques par l’USPTO se réfèrent à l’article 45 de la Loi sur les marques, 15 USC 1127, qui définit le “commerce” comme “tout commerce qui peut légalement être réglementé par le Congrès.” . Selon l’article 45, l'” utilisation dans le commerce ” est définie comme suit:

” Le terme ” usage dans le commerce” désigne l’usage de bonne foi d’une marque dans le cours normal des activités commerciales, et non pas uniquement pour réserver un droit sur une marque. Aux fins de la présente loi, une marque est réputée être utilisée dans le commerce–

(1) sur les marchandises lorsque —

(A) elles sont placées de quelque manière que ce soit sur les marchandises ou leurs conteneurs ou les présentoirs qui y sont associés ou sur les étiquettes ou étiquettes qui y sont apposées, ou si la nature des marchandises rend ce placement impraticable, alors sur les documents associés aux marchandises ou à leur vente, et

(B) les marchandises sont vendues ou transportées dans le commerce, et

(2) sur les services lorsqu’elles sont utilisées ou affichées dans la vente ou la publicité de services et les services sont rendus dans le commerce, ou les services sont rendus dans plus d’un État ou aux États-Unis et dans un pays étranger et la personne qui rend les services exerce des activités commerciales en relation avec les services.”

Quelles sont les exigences d’utilisation des biens par rapport aux services?

Pour les produits, l’utilisation dans le commerce désigne le produit vendu et transporté à l’intérieur des États-Unis dans le cours normal des opérations commerciales avec la marque affichée de préférence sur le produit lui-même ou sur des matériaux externes tels que les emballages, les étiquettes et les étiquettes. Dans certains cas, une brochure ou un présentoir en ligne sur le point de vente peut suffire comme modèle d’utilisation pour les marchandises si certaines exigences sont remplies (par exemple, les moyens de commande). Les supports publicitaires et de marketing sont généralement des spécimens inacceptables pour les marchandises.

Pour les services, l’utilisation dans le commerce désigne les services rendus dans le cadre des Ventes Unies en relation avec la marque. Les exemples d’utilisation acceptables pour les marques de service peuvent inclure des documents publicitaires et de marketing affichant la marque et faisant référence aux services identifiés dans la demande.

Quelle quantité d’utilisation est suffisante?

Des exemples d’utilisation insuffisante comprendraient l’utilisation de jetons ou une utilisation minimale dans le seul but de soutenir une demande de marque de commerce. Bien qu’il n’y ait pas de critère clair quant aux unités ou au montant en dollars suffisant pour soutenir une utilisation de bonne foi dans le cours normal des opérations commerciales, les tribunaux ont pu constater une utilisation insuffisante dans des cas tels qu’une seule expédition, une seule vente d’une poignée d’unités, une seule transaction en quelques années, etc.

Historiquement, l'” utilisation dans le commerce ” désignait l’offre de produits ou de services qui traversaient les frontières de l’État (entre États) par opposition aux ventes uniquement à l’intérieur d’un État (intrastate). La distinction entre États et États intrastats est moins importante de nos jours à la lumière du commerce électronique et du principe généralement accepté selon lequel même les ventes intrastats peuvent affecter le commerce interétatique.

Gardez à l’esprit que les services doivent être rendus et non simplement offerts. Les ventes à l’étranger peuvent également compter comme une utilisation dans le commerce.

Qu’en est-il de l’activité avant-vente ?

Pour les produits logiciels tels que les applications mobiles, l’utilisation dans le commerce se réfère généralement au lancement du produit par opposition à la simple commercialisation. Les tests bêta peuvent être suffisants pour être considérés comme une utilisation dans le commerce en fonction du niveau d’activité.

Les campagnes de financement participatif seront probablement considérées comme des activités de prévente qui ne répondent pas aux exigences vendues ou transportées.

Et s’il n’y a pas encore d’utilité?

Le demandeur doit déposer une demande d’intention d’utilisation pour une marque qui n’a pas encore été utilisée. Pour les niveaux d’activité limites, le dépôt d’une demande de l’ IT est une approche plus sûre car elle donne au déposant une date de dépôt plus tôt (c’est-à-dire une “priorité”) et plus de temps pour faire un usage suffisant de la marque avant de soumettre une preuve d’usage à l’USPTO.

Si une demande de marque a été initialement déposée sur la base de l’usage, la base de dépôt d’une telle demande peut être modifiée en Intention d’usage si l’usage à la date de dépôt était insuffisant.

Quelle est la différence entre la date de première utilisation n’importe où et la date de première utilisation dans le commerce?

La date de la première utilisation n’importe où est la date à laquelle le:

1. les marchandises ont été vendues ou transportées pour la première fois, ou les services ont été rendus pour la première fois, sous la marque; et
2. une telle utilisation était de bonne foi et dans le cours normal des échanges

La date de la première utilisation n’importe où comprend l’utilisation dans des pays étrangers.

La date de première utilisation dans le commerce a généralement les deux mêmes exigences ci-dessus, sauf que l’activité doit avoir eu lieu aux États-Unis.

Les deux onglets suivants modifient le contenu ci-dessous.

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Vic Lin

Avocat en brevets de démarrage / Associé principal en propriété intellectuelle chez Innovation Capital Law Group

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